Uno de los activos más importante de un Empresario es la marca con la que distingue sus productos o servicios en el mercado.

La marca es la que le permitirá generar una reputación en el comercio y consolidar una clientela que persistirá en el tiempo, aunque cambien los dueños, los productos o lo trabajadores.

La Marca

La Ley reconoce la importancia de la marca y por eso le confiere a su titular una serie de derechos para lograr su protección. Así las cosas, el Empresario que ha obtenido el registro de su marca ante la autoridad competente – en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)- tiene derecho, entre otras cosas, a impedir que cualquier tercero (i) la use sin su autorización o (ii) intente registrar o usar en el comercio un signo que sea idéntico o similar a aquella. Con esto se busca prohibir que otras personas se beneficien indebidamente de la clientela que se ha construido alrededor de una marca.

Por lo tanto, todo Emprendedor, antes de empezar a vender sus productos y de gastar dinero en publicidad, debe identificar y registrar la marca de la que pretende valerse. Al hacer esto podrá, de un lado, acudir a las vías legales para combatir a los terceros que quieran hacer un uso ilegal de la misma, y del otro, cerciorarse que no exista en el mercado otra marca idéntica o similar que a futuro pueda iniciar acciones judiciales en su contra, afectando las inversiones realizadas.

Ahora, si bien el diseño de la marca es una actividad que le compete al Emprendedor según sus gustos, el producto a ofrecer y el consumidor al que quiere llegar, debe tener en cuenta los siguientes criterios jurídicos para que la misma pueda ser válidamente registrada:

 Debe ser distintiva

El principal elemento de una marca, independientemente de la forma que adopte (palabras, imágenes, sonidos, etc), es que sea distintiva, esto es, que tenga la capacidad suficiente para identificar el origen empresarial de los bienes y servicios, permitiendo que el consumidor pueda diferenciarlos de los que ofrecen otros competidores. El signo debe, por sí mismo y sin necesidad de mayores explicaciones, reconocerse sobre los demás.

Por consiguiente, no pueden usarse como marcas: (i) las expresiones genéricas o descriptivas y (ii) los signos que sean idénticos o semejantes a una marca preexistente, pues en ambos casos se incumple el requisito de la distintividad.

En efecto:

• Las expresiones genéricas son aquellas que recaen sobre la designación habitual del producto o servicio que abarca la marca.  Para saber si una palabra es genérica hay que preguntarse ¿qué es el servicio o producto?, si la respuesta es la denominación genérica del aludido bien o servicio, dicha expresión no podrá registrarse como marca por carecer de distintividad.

Así por ejemplo, la SIC negó el registro de la marca “sólo café” (Resolución 36384) por ser “un término completamente genérico (…) las expresiones que conforman el signo solicitado no pueden ser objeto de apropiación exclusiva debido a que estas deben encontrarse disponibles para ser usadas por cualquier comerciante”

• Las expresiones descriptivas son las que versan cobre características del producto o servicio. Responden a la pregunta ¿cómo es el bien o servicio?.

A manera de ejemplo, la SIC negó el registro del lema “la cerveza más refrescante del mundo” por cuanto “[e]l signo solicitado a registro consiste en un término que indica una calidad superior o pondera una característica del producto o servicio al mencionar que es la más refrescante. Por consiguiente, el signo mencionado guarda una relación directa con una posible o esperada propiedad del producto que identifica y por ende el mismo no cumple con la función distintiva que debe cumplir una marca, al referirse a aspectos comunes de productos ofrecidos en el mercado” (Resolución 4080)

No obstante, habrá de analizarse cada caso particular, pues si las expresiones genéricas o descriptivas están acompañadas de otros elementos que les otorgan distintividad, la marca podrá registrarse con la salvedad de que no conlleva una apropiación del término genérico o descriptivo.

• Los signos idénticos o semejantes a uno previamente registrado, no son registrables, pues, como se indicó, ello podría generar confusión en el consumidor. Así las cosas, para cada caso, habrá que analizar la similitud fonética, gramatical o ideológica entre las marcas en disputa para analizar si, en efecto, la coexistencia de ambas puede afectar el mercado.

Sin embargo, se debe aclarar que esta causal de irregistrabilidad sólo aplica para marcas que vayan a distinguir los mismos productos o servicios, es decir, cuando entre ellas exista competencia. En caso contrario, las marcas pueden coexistir libremente.

Es por lo anterior que es posible encontrar las marcas “Corona” para cerveza, chocolate y cerámica, toda vez que se tratan de productos notoriamente diferentes y con canales de distribución igualmente diferentes.

La Marca no debe ser contraria a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Otra condición importante de las Marcas es que, aunque puedan ser distintivas, no deben contrariar el ordenamiento jurídico interno de cada país. A grandes rasgos, las marcas no pueden incentivar ni servir de apología a la violencia o para desestabilizar el normal funcionamiento de la sociedad.

Como el concepto de “buenas costumbres” es completamente subjetivo, deberá analizarse cada caso particular, de conformidad con las creencias, posturas y sentimientos imperantes en la comunidad.

Así por ejemplo, la SIC negó el registro de la marca PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA por hacer “apología a la violencia, al narcotráfico y al terrorismo, y por tanto sea susceptible de vulnerar la moral social y el orden público de Colombia”.

Estos breves apuntes jurídicos le permitirán a los Emprendedores diseñar de mejor manera sus marcas para que no incurran en procesos que posteriormente sean rechazados por la SIC u objetados por terceros.