El 21 de noviembre de 2019 se presentó ante la SIC la solicitud de registro de la marca ZIEGE para las clases 18 y 25, la cual estaba acompañada de un elemento figurativo consistente en una “cabra” saltando:
A dicha solicitud, se opuso la empresa PUMA SE alegando que era la titular de la marca notoria “PUMA” para prendas deportivas y que el signo solicitado imitaba algunos componentes característicos de sus marcas previamente registradas:
Especialmente, indicó PUMA que la marca ZIEGE copiaba en alto grado de similitud los elementos distintivos de sus productos como: (i) la figura de un animal en posición de salto en el borde superior derecho, (ii) sobre el elemento nominativo y (iii) con letras en negro sólido.
PALACIO & ABOGADOS ASESORES, a través de su Directora de Propiedad Intelectual Dra. Marcela Palacio Puerta, asumió la defensa de ZIEGE y dio respuesta a la oposición de PUMA alegando que la misma era improcedente por desconocer abiertamente las reglas del cotejo marcario establecidas en la Decisión Andina 486 de 2000 y en la jurisprudencia.
En primer lugar, se le indicó a la SIC que cuando se trata de marcas mixtas, predomina en la mente del consumidor el componente nominativo, razón por la cual el análisis comparativo debe hacerse bajo los criterios señalados para las marcas nominativas. Así las cosas, saltaba a la vista que no existía ningún grado de confusión ortográfico, fonético o conceptual entre ZIEGE y PUMA.
En segundo lugar, se explicó que tampoco existía confusión en el componente figurativo, pues el consumidor promedio es capaz de distinguir, sin dificultad alguna, las diferencias entre una cabra y un puma, por tratarse de animales de disímiles características. Así mismo, se indicó que no podía PUMA impedir el registro de una nueva marca por tratarse de un animal que salta sobre una denominación en color negro, pues ello constituiría una evidente extralimitación de sus derechos.
Es más, se puso de presente a la SIC que en el mercado es habitual que existan marcas compuestas por “animales” que saltan sobre los “nombres” como POLO, LACOSTE, AMERICAN EAGLE, entre muchas otras, por lo que PUMA no podría oponerse a las mismas.
En primera instancia, la SIC le concedió la razón a PALACIO & ABOGADOS y encontró que la oposición era infundada como quiera que la configuración de las marcas ZIEGE / PUMA existen evidentes diferencias gramaticales y fonéticas que impiden que los consumidores se confundan. Ante la apelación de PUMA, la SIC nuevamente accedió a los argumentos de PALACIO & ABOGADOS concluyendo “que la idea de un animal en posición de salto, no genera ningún riesgo ni de confusión, ni de asociación, ni mucho menos de dilución”.
Estas decisiones ponen de presente que si bien las marcas notorias gozan de una especial protección, ello no les permite extralimitarse en sus derechos para impedir el registro de nuevas marcas que, aunque tengan algunas similitudes en su presentación, no pongan en riesgo al consumidor.